專利盡職調查在創新藥投資領域的重要性是毋庸置疑的，其以公開換保護，使權利人獲得一定年限的壟斷期。我們今天談論的是從投資人角度的一些分享，當然不如專業的專利代理機構來得專業，不對的地方還請專業人士多指正（發郵件或者加微信溝通均可）。

目前，大到國際巨頭、小到Biotech企業，專利基本布局全球市場，至少包括美、日、歐、中等國家地區專利申請，同時擁有全球權益的創新藥企業也更吸引投資者的眼球，那么必然要說一下專利的PCT申請途徑。

先說PCT

Patent Cooperation Treaty（PCT）專利合作條約，是由世界知識產權組織國際局管理的，一個方便申請人獲得國際保護的國際性條約。

PCT體系是一個專利申請體系，而非授權體系，其包括國際階段和國家階段，國際階段涉及申請、國際檢索和國際初審等程序；國家階段才是真正決定專利能否在具體國家或地區獲得授權的審查階段。

PCT途徑2大優點：1、用一種語言向一局（受理局）提交一份申請；2、相較巴黎公約的自優先權日12月內進入到成員國，PCT延長到30個月之內下沉到各個國家即可。

PCT途徑的大致時間軸：

申請要求在自優先權日12月之內完成；一般自優先權日16月左右會收到國際檢索報告（ISR）；

在18月左右會進行國際公布，這個時候申請人在指定國便可以獲得臨時保護，專利授權后，此時到授權期間的侵權是可以被追溯的；

如果申請人需要進行國際初審，那么最晚可在28個月左右取得國際初審報告；隨后30個月之內下沉到擬布局國家。

下面說一下，國際檢索報告和國際初審報告對于申請人的具體作用。

國際檢索報告是申請PCT必然會取得的，申請人可以以此做授權預估。國際初審報告，是只有申請國際初審的申請人才會獲取。

那么在什么情況下會申請國際初審呢？

申請人國際檢索報告不太理想，這時可以通過申請國際初審，對權利要求、說明書和附圖進行修改，以克服缺乏創造性和新穎性的審查結果。

需要特別注意的是修改不得超出原始國際申請中對發明公開范圍之外，如果對說明書的實質內容進行了修改，那這個專利的保護內容實際上就會有很大的變動和不確定性，給PCT進入具體國家時優先權的確認留下隱患，進而嚴重影響專利的新穎性和創造性，所以一般是不建議修改說明書，但權力要求可以根據說明書進行大改。

一份比較好的國際檢索報告（ISR）或國際初審報告有什么意義呢？

以上2份報告，在專利下沉到各個國家審查時會被審查員作為參考，對于大國，比如美、日、歐、中等，只是參考；而對于小國來說，被重視程度會比較高。

總歸擁有具有創造性和新穎性ISR/國際初審報告的專利，比缺乏創造性和新穎性的ISR/國際初審報告的專利，勢必授權之路會容易些。

說完PCT，說一說我們專利盡調的關注點。

專利盡調關注點

在我們盡調的過程中，因不同項目階段不同，專利申報類型及所處的階段也各有不同，下面主要從專利申報的不同階段，談一下盡調主要關注點和免費檢索小技巧。

無論對什么類型、什么階段的專利進行盡調，專利權的權屬是首先要核查的。

是否存在糾紛、抵押、質押、許可等權屬瑕疵，尤其是一些高校職務發明創造的權屬，是否清晰。

對此，須獲得原始的申請文件、合同等資料進行核查，并通過各國知識產權局查詢平臺檢索公開信息進行二次確認，實現內、外部雙重盡調。當然，有些時候，可能存在一些特殊的情況，那么，特殊情況就需要特殊考慮，但主要的關注點和思路是不變的。

關于專利權屬問題，我們這里分享一個小故事。最近刷屏的基因編輯胎兒事件，用的就是家喻戶曉的基因編輯技術CRISP R/cas9，但是其專利權屬糾紛卻是爭執了很久，到前段時間似乎總算有個眉目。

2014年4月15日，美國專利與商標局將該技術相關的第一項專利，授予了張鋒和他所在的布羅德研究所。這項內涵深廣的專利覆蓋了CRISP R/cas9技術在所有真核生物方面（包括各種動物、農作物及人本身）的應用。

其實早在2012年5月，科學家杜德納和卡朋特所在的加利福尼亞大學和維也納大學就向美國專利與商標局提交了正式的申請，內容也涵蓋了CRISP R/cas9技術幾乎全部的應用領域。

在那個時候，張鋒他們證明CRISP R/cas9技術用于編輯人類基因組的學術論文尚未發表（2013年1月發表），張鋒和布羅德研究所的專利申請也未提交（2012年12月提交）。

表面上，不管是學術承認還是專利申請，杜德納和卡朋特都是領先的，如果事情繼續順利發展，專利授權歸屬應該鐵定就是加利福尼亞大學和維也納大學，哪有張鋒他們什么事。

（右二和右三是兩位美女科學家，最右邊那個是卡梅隆）

但是轉機在細節里。

第一個細節：布羅德研究所的律師在提交專利申請時，大概是意識到他們已經落后于兩位美女，因此特別申請了美國專利與商標局快速審批通道。

（美國專利局近年來審核專利申請的人手嚴重不足，導致許多專利申請被擠壓，等待一紙批文遙遙無期。于是這個快速審評通道就誕生了。著急的專利申請者可以交錢申請快速審批。）

布羅德研究所正是充分利用了這個條款，硬是無中生有創造出了時間。實際上，美國專利局首先審核了張鋒他們的專利申請，盡管他們的申請比兩位美女晚了足足7個月。

好奇的小伙伴可能這個時候不是關心專利歸屬的問題了，是關心這個加速審批費要多少錢？告訴你可能你自己都不信，只有70美金。沒想到，這區區70美金就決定了價值數十億甚至成百上千億美金的基因編輯市場的歸屬。是不是有一種替兩位美女哭的感覺。

有人看到這，說：不對！專利應該按照優先權日來判斷誰優先啊，顯然是杜德納和卡朋特的優先權日領先了7個月。是的，但是這個前提是2013年3月16日之后申請的專利才算。這里又涉及到另外一個細節。

細節二：在世界上絕大多數國家的專利系統里，都是遵循誰先提交申請誰就能獲得專利的規則（first to file）。但是美國不一樣，美國長久以來實行的是誰先發明誰就能獲得專利規則（first to invent）。這個規則就容易產生糾紛，因為誰都不好證明到底誰先發明。

所以美國后來進行了改革，2011年9月16日，奧巴馬簽署批準《美國發明法案》，正式確定了美國專利法系統于2013年3月16日轉向“first to file”系統。而張鋒他們和兩位美女的瓜葛糾紛都是2012年申請的事情，不能按照first to file規則去判斷，所以他們就只能繼續打官司相互扯皮first to invent了。

未公開專利

對于未公開的專利，也就是大部分國家和地區是自申請日18個月之內（中、美在不申請提前公開的前提下，一般都是18個月公開，PCT是自優先權日18個月公開），公開渠道所能查詢到專利相關的信息特別少。我們可以通過“中國及多國專利審查信息查詢系統”或“globaldossier”檢索到一些基本的申請人、繳費信息等，佐證專利權屬問題。

這里，我們也分享下搶占優先權中美的差異。美國有一個provisional和Non-provisional的區別，中國沒有。如果你有一個idea，你擔心別人會同一時間也有類似的idea，但是你僅僅是個想法，沒有實驗數據，沒有具體結構，沒有實施例。沒有關系，你就可以先申請provisional專利，這個里面包含一個大的通式即可。然后接下來的時間你可以陸續更新你合成出來的各種化合物族（大通式范圍內）、補充實驗數據、補充實施例，但要在1年之內申請或轉成Non-provisional專利。這樣做的好處就是搶占了優先權，在國內就沒有那么容易了。

另外，provisional專利還有個好處是可以沒有權利要求。重要事情說三遍，可以沒有權利要求，沒有權利要求，沒有權利要求。這個事情在中國就不可能咯。不過這個provisional要會好好使用，一旦用得不對，也會影響后面的Non-provisional專利的優先權日的確定。

為啥呢？

因為假設有這樣一種情況：provisional專利申請人是張飛和關羽，但是Non-provisional專利申請（比如PCT申請）的權利要求中未包括張飛的貢獻，所以申請人只有關羽。如果在后續的PCT申請遞交時，張飛沒有把相關權利轉移給關羽，那么在后的PCT申請一旦進入歐洲，將導致在先的provisional專利的的優先權的喪失。

（張飛和關羽：搞個優先權咋那么麻煩？）

無論是未公開還是已經公開的，凡是未授權的專利，在確認了權屬清晰的前提下，更多關注的是其能否獲得授權。

例如盡調的B企業，公司核心專利均于2018年申請，目前還未公開，也因為未公開又是公司的核心資產，雙方權衡盡調和公司知識產權泄露問題，我們獲取到了專利申請的基本信息，了解了專利所要解決的技術問題、專利亮點和盡量獲取一些實施例得出的實驗數據。我們于“中國及多國專利審查信息查詢系統”檢索到B公司專利申請及繳費相關信息二次驗證權屬問題。

權屬問題確認后，對其新穎性和創造性做初步評判：將專利解決的技術痛點、結合獲取的實驗數據，與了解、檢索到的現有技術進行對比。經過分析對比結果，我們認為此專利新穎性很可能受到質疑，且其創造性又是顯而易見的。

在這種比較糾結復雜的情況下，進一步分析其實驗數據的優越性在現有情況下成為了關注重點。

已公開實審階段專利

對于已經公開的專利，我們可以從公開渠道檢索的信息會比較豐富，權利要求書、說明書、國際檢索報告、國際初審報告（如申請）、審查意見、意見回復、法律狀態等等信息。企業可以通過ISR對專利授權前景進行評估，同樣，投資機構也可利用此報告預估專利授權，當然，對專利下沉到各國專利局的具體審查意見和申請人的意見回復等進行分析，評估授權前期更可靠。

中國的審查意見通知書或駁回通知書分為表格和正文，表格會對審查意見做一個總結，并在表格的下方給出一個傾向性的意見：有授權前景，但存在一些缺陷；授權前景不明，只表述修改意見；沒有授權前景，一般表述為全部權利要求沒有創造性等。

審查意見正文會梳理并逐一列出不符合授權條件的事實，這些事實完全可以為我們分析授權前景所用。權利申請人的意見回復，也可作為我們分析專利的較好證據。

比如：盡調C企業，我們通過”patentscope”檢索到公司的核心專利的國際檢索報告顯示其所有權利要求都屬于X（X是缺乏創造性）。一般這種情況，企業如果希望專利獲授權可能性大一些，都應該選擇申請國際初審，對權利要求及說明書進行修改，以克服缺乏創造性的缺陷。但是C企業并未這樣做，所以面對這種情況，即便我們看好C企業藥的臨床價值和商業價值，但是我們依然無法說服自己，所以沒有投資。

后續我們一直在跟蹤該項專利的進度情況。最近通過專利查詢工具查詢，C企業在中國的專利審查因為創造性不夠被駁回。而其最重要的美國市場，美國專利審查依然沒什么進展。雖然目前尚沒有最終定論，但是根據目前進度開展情況看，該項專利最終能夠獲得授權就非常懸了。而這個企業的幾乎最重要的價值就在于這個專利能否被授權，如果不行，即便其臨床成功了，項目的所有投資也是徹底打水漂了。

已授權專利

對于已經授權的專利，在關注權屬問題的同時（因為其直接關系到一旦藥品研發成功，上市后對應的市場及相應的壟斷地位），要關注其保護期限與新藥研發進展程度的匹配性；專利穩定性，即未來藥品上市后專利被挑戰的可能性。

提及以上2個關注點，因為為搶占優先權，申請時間肯定越早越有利，且專利撰寫過程中難免存在一定的瑕疵，那么藥企，例如化藥研發，企業可通過布局晶型、鹽型、中間體、適應癥、制備工藝、聯合用藥、制劑等外圍專利延長保護期及設置更高的專利挑戰壁壘。

目前，大藥企和biotech企業基本都是這么踐行的。因為整個新藥研發過程中，專利布局一直在進行，所以，各類專利布局無論是盡調已授權和未授權的專利都是需要被關注的，對于企業未來布局規劃都是要進行深入了解的。

在盡調已授權專利時，有一個比較有意思的例子。

如：D企業稱X專利是其公司目前最核心的專利，可以實現怎樣的技術，已在中國授權。比較有意思的第一個問題就來了，公司對外路演時，說是要布局美國市場的，但是并沒有什么美國專利，此專利也無PCT申請，更是過了優先權日30個月，矛盾。

通過公開渠道檢索到，此專利是從一個個人手里轉讓過來了，詢問其轉讓過程：起因、售價等信息，吞吞吐吐，未給明確回復。

再深入了解，創始人就說公司最核心的技術其實是know how，這樣的盡調著實對我們有些難為。那就只能通過看公司的產品及實驗取得的突出數據來看看這個神奇的know how技術，分析下來，感覺產品有些索然無味。其對權屬由來的隱瞞，最終也不知其本意何在，專利布局和know how感覺更有些玩味。對于這種情況，我們一般都是不喜歡的。

說了這么多，最后分享一下實用、好用的專利檢索平臺，重要是都是免費實現的，當然一些付費檢索平臺也是做得相當不錯的。

免費的專利檢索工具分享

“國家知識產權局的專利檢索及分析平臺”可以查詢到中、美、日、歐洲、韓國、PCT組織等103個國家、地區和組織的專利數據，還包引文、同族、法律狀態等數據信息，主要是看同族專利免費全面。但有時此查詢平臺信息更新不太及時，可以用“大為”、“歐專局的Espacenet數據庫”等專利檢索平臺進行輔助查詢。

“中國及多國專利審查信息查詢系統”或“globaldossier”可以檢索到中、美、日、韓、歐5國或地區的專利申請過程信息，包括審查意見通知書、申請人答復、授權情況等檔案信息。

“patentscope”系統可以檢索到通過PCT途徑申請且已公開專利的國際檢索報告、國際初審報告（如申請）、PCT下沉國家情況等信息。

這些工具都可以交叉組合使用，針對不同的查詢目的和專利的情況采用不同的查詢工具可以相應提高工作效率和質量。

最后，上述檢索工具還可以作為我們投資人的一個“大殺器”，不過這是我們的know how，暫時保密。